科学研究 - 日本专利新闻周刊——深泉知财研究所特别寄稿第5期

一　【申请实务】

■　JPO于2016年6月公布了《中日韩修改要件案例研究报告书》¹【注1】。该报告中记载37个案例，本研究所选择其中一些和申请实务比较相关的案例做一些介绍，以便读者了解日本专利制度的特点和答复OA时的某些注意事项。详情请参阅下面的"深泉观察"栏目。

■ 据JPO官网²【注2】和《日刊工业新闻》的消息³【注3】，从8月1日开始，JPO和USPTO进一步加强针对发明专利的审查合作，将申请"共同审查"的对象扩大至公开前的申请。上述两专利局的"共同审查合作项目"启动于2015年，旨在共享两局的审查成果，以加快审查速度。随着本次合作的强化，发出第一次OA的时间实质上可以进一步缩短至少6个月（公开18个月-主张优先权12个月＝6个月）。下图显示了该"共同审查"的流程【注2】，其他具体的申请手续、注意事项等信息可参考注2。另外，中国申请人也有机会利用该制度，前提是在美国和日本申请了发明专利并且主张了同样的优先权（或者说，属于同族专利）。顺便说一下，目前JPO、USPTO的从请求实审到发出第一次OA的时间（2014年平均值）分别为9.3个月、18.1个月【注3】。

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■　日本和越南的PPH试行项目已经于2016年4月1日开始实施⁴【注4】。目前，日本已经和35个国家/地区的专利局展开了PPH合作，其中包括了大多数东盟国家，这35局具体如下⁵【注5】：
①五大局中的其他四局：中国(M)、美国(M)、欧洲(M)、韩国(M) ②亚洲8局：新加坡(M)、菲律宾(M)、印尼、马来西亚、泰国、越南、台湾(M)、以色列(M) ③非洲1局：埃及 ④欧洲18局：英国(M)、德国(M)、俄罗斯(M)、欧亚专利局(M)、北欧专利局、芬兰(M)、瑞典(M)、挪威(M)、冰岛(M)、西班牙(M)、葡萄牙(M)、奥地利(M)、匈牙利(M)、波兰(M)、丹麦(M)、捷克(M)、罗马尼亚(M)、爱沙尼亚(M) ⑤美洲3局：加拿大(M)、墨西哥(M)、哥伦比亚(M) ⑥大洋洲1局：澳大利亚(M)
上述"(M)"表示同时还可以利用"PPH MOTTAINAI "（意思是"不浪费的PPH"），主要针对通过普通PPH途径无法进行加快的如下2种情形⁶【注6】：

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对于中国申请人和代理人来说，熟知在哪些国家可以利用PPH和"PPH MOTTAINAI "，有利于在申请之前制定出申请战略，以便在相关国家获得加快审查和较好的结果。

■ 近日，JPO更新了关于提公众意见时，在记载格式等手续方面需要注意的事项⁷【注7】：在形式上要遵照"特许法实施规则中的模板20"；对于所提供的外文参考文献中的相关记载，JPO期望最好能同时提供日文翻译（深泉注：提交翻译文虽然不是义务，但有助于提高审查员参考的可能性）；必要的文字部分，可以加下划线。
向JPO提公众意见不发生官费。另外，笔者从相关人士处得知，日本审查员很重视公众意见，参考率较高。

二【新闻速递】

■　据《读卖新闻》报道⁸【注8】，日本政府于7月27日设立了由日本经济界和大学等一把手组成的"促进创新的产学官对话会议"，旨在从根本上加强产学合作研究。日本政府期望在今后10年内由企业向大学投资2000-3000亿日元（约120-180亿人民币），以促进人工智能、尖端材料等领域的创新。据文部科学省的数据显示，目前日本的产学共同研究中，企业投资额度平均每件为220万日元（约13万人民币），但是很多研究成果即使获得了发明专利也未能产业化或促进营业额增加。

■　产业结构审议会的知识产权分委会第15次专利制度小委员会于8月3日举行了会议⁹【注9】，日立制作所的户田裕二介绍了日立近年来的知识产权活动由制造产品、申请专利为主的方式向保护商业模式、利用大数据、参与制定标准等模式演变，户田对于"处理知识产权纠纷系统的修改"持谨慎的态度，认为这将诱发专利主张实体的诉讼、阻碍创新，建议对"证据收集手续（特别是制造方法的发明的证据收集）"的法改进行探讨。
法政大学的西冈靖之介绍了即将到来的第四次产业革命中，IoT(物联网)商业模式的意义。西冈认为物联网模式对于制造业来说是一次机遇，因为单纯的制造产品仅能获得一次性利益，而企业通过物联网向客户提供服务则可以持续稳定的获得利润。
物联网技术和人工智能技术目前被日本社会广泛关注，常常成为讨论的热点。另外，上文提到的"产业结构审议会"是根据《经济产业省设置法》第6条设立的行政机关，负责对产业结构相关的、以及国民经济和产业发展相关的重要事项进行调查和审议，例如，2015法改时增加的特许法第35条第6款中规定了：经济产业大臣在制定涉及职务发明的某种指南时，需要听取产业结构审议会的意见。

■　"2016年审判实务者研究会第一次会议"于7月25日举行，参会者除了JPO的审判官之外，还有来自产业界、专利代理师、律师的实务派专家¹⁰【注10】。日文的"审判"一词除了包括复审和无效宣告程序，还包括中国所没有的"订正审判"、"补正却下不服审判"、"延长登记审判无效审判"等程序。上述研究会开始于2016年，最初被称为"创造性讨论会"，后更名为现在的名称。在本次会议之后，将不定期举行分小组分会，并在每年年末总结出报告书，公布于JPO官网，感兴趣的可到下面网页查看、下载往年的报告，该报告书的内容丰富、讨论深入，具有很高的参考价值。
http://www.jpo.go.jp/shoukai/soshiki/photo_gallery2016072502.htm

三【判例】

■　就"X诉兴和株式会社等发明专利权纠纷案"二审，日本知识产权高等法院于7月28日做出判决，认可一审判决中关于"兴和株式会社等的产品未落入涉案专利保护范围内"的判断，驳回上诉人（即X）的全部请求。本案的涉案发明（日本专利号：特4778108号）涉及的是药物的投药剂量的用途发明，该授权专利只有1个权利要求项，如下：
【1. 一种梅尼埃病的治疗药物，其特征在于，对成人1天以0.15〜0.75g/kg体重的异山梨醇经口服给药使用（但同时使用相当于异山梨醇1〜30质量％的多糖的情形除外）】
本案的主要争议点在于，这种限定投药剂量的用途发明，其权利范围是是指：仅使用权利要求中所限定的相关用量的用法（限定性理解）；还是在整个的治疗过程中的某一步骤，只要用到该限定性用量，即落入其保护范围（非限定性理解）？
对于这一点，二审法院所认可了一审判法院的判断，一审法官的判断标准如下：① 权利要求中并未就这个问题有明确的记载。 ② 详细参考说明书的相关记载（包括相对于现有技术的效果部分），从而确定权利要求中"对成人1天以0.15〜0.75g/kg体重的异山梨醇经口服给药使用"所指的用量是治疗的最初阶段的给药量，是一个恒定值，与之后医生根据病人的病情、反应等作出的增减剂量无关。
③ 被告制造了涉案发明的药品，但其使用说明书中记载的"标准用量"是1天使用1.5～2.0mL/kg，因此该用量未落入权利要求的范围。 ④被告产品的分包装的用量可以被认为是"标准用量"，因此即使是分包装产品也未落入权利要求的范围。
本案对于实务上的启示是：药品生产商对于药品使用说明书或药品申报的资料等中，关于用法、用量的记载要谨慎，即使有更好的用法，也不要随便记载或推荐使用，除非很有自信不会侵犯他人的专利权。

四【深泉观察】----- 介绍《中日韩修改要件案例研究报告书》

■　内容介绍

△ 案例1：发明名称为"临时固定用粘合剂"。原说明书和权利要求中均未记载数值范围，仅记载如下非连续的数值点表格，权利要求中是否允许修改为数值范围？

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【结论】：
JPO允许；
KIPO允许，因为就本案例的修改而言，对本连续技术人员来说是自明的；
SIPO不允许，参见《审查指南第二部分第8章5.2.2.1》。

△ 案例2：发明名称为"临时固定用粘合剂"。说明书的原始记载为"该粘合剂合中含有50-80wt%高密度聚乙烯以及可选择性添加的可塑剂"。将划线部分修改为"0-5wt%的可塑剂"的话，是否允许？
【结论】：
JPO不允许，但如果可塑剂及其添加浓度属于公知常识且为惯用手段的话，则允许；
KIPO允许，因为就本案例的修改而言，对本领域技术人员来说是自明的；
SIPO不允许，修改超范围，未在原文中直接且明确的记载。

△ 案例3：说明书的实施例1、实施例2中分别记载为"脂类和甘油的比例为100:10"、"脂类和甘油的比例为100:15"。以此为根据，在权利要求中加入"脂类和甘油的比例为100:10～15"，是否允许？
【结论】：
JPO允许，从原始说明书的整体来看（例如课题、效果等），如果100:10 和100:15可以被认为是连续数值范围的端点的话，则该修改可以被评价为"记载于原始说明书中"，未导入new matter。
KIPO允许，因为就本案例的修改而言，对本连续技术人员来说是自明的；但如果有打破该自明性的理由存在的话（例如在该数值范围内存在特定比例不能达到发明目的），则该修改不被允许。
SIPO不允许，修改超范围，未在原文中直接且明确的记载。
【深泉评论： SIPO的标准过于严格，这种严格的标准对于不熟悉审查指南的一般发明人甚至代理师新人而言，非常不利；仅有利于熟知"撰写游戏规则"的人，他们在实质上并未给社会提供更多技术信息的情况下，仅通过"玩文字游戏"，即可获得成百上千倍的保护范围，这是明显的不公平。
专利法的终极目的是鼓励发明创造，还是鼓励发明人等去咬文嚼字"玩文字游戏"，例如"回字有几种写法"？如果是在鼓励后者，那将是一个明显的错误。例如，根据7月1日SIPO公布的《2015年中国专利调查数据报告》，当申请人被问及"企业保护创新成果方面的局限"时，调查结果如下图所示（这是一道多选题），高达58%的申请人认为"权利要求保护范围过于局限，容易被人合法绕过"，排在首位。笔者认为这样的调查结果和目前《审查指南》的规定及SIPO对指南的解释和运用并非全无关系。《审查指南》中有关修改超范围的具体规定好像是从EPO学来的，而这个舶来品并不适合我国当前的国情；由上文中的几个例子可推知，日本和韩国人也认为这类严格的规定不适合他们的国情】

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△ 案例4：
案情如下：

权利要求	原始说明书的	答复第1次OA时修改的	答复第2次OA时修改的（Final OA）
1	A+B组成的装置	A+B+E组成的装置（E为new matter）	A+b+E组成的装置 (b是B的下位概念)
2	A+B+C组成的装置	A+B+C+E组成的装置	A+B+C+F组成的装置（F不是new matter）
3	A+B+C+D组成的装置	A+B+C+D组成的装置	A组成的装置
说明：第1次修改前所有的权利要求项均具有创造性。第2次OA中提到驳回理由有：第1次修改属于"修改超范围"。

三局对于第2次修改的判断如下：

权利要求	JPO	KIPO	SIPO
1	不允许。根据特许法17 条之2 第5 款第2 项，针对Final OA的修改必须是限缩性的。但这一条不是无效理由；并且根据《審査基準第IV 部第4 章1.1 》，对于本来应该被保护的权利要求，不必过于严格的运用该条款，这也是为了有效利用已有审查结果以达到快速审查之目的。	允许。对于new matter, 应该认为是回到修改前版本。如果不允许删除new matter以返回修改前版本，则对申请人来说过于苛刻。	允许。（中国没有Final OA制度，所有的OA地位平等）
2	不允许。理由同上	允许。理由同上	允许。
3	不允许。理由同上	不允许。扩大了保护范围。	不允许。明显的扩大了保护范围，不符合细则51.3"申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。"的规定。

【深泉评论：①上述日本特许法17 条之2 第5 款的规定，和其他国家相比是比较特异的，对于针对Final OA的修改非常苛刻，不熟悉这一点的中国申请人因此吃大亏的不在少数。 ② 该法条是在JPO积压了大量待审查的案件的时代出台的，为了加快审查速度，JPO选择了放弃听证原则，不惜牺牲申请人的利益 ③ 但就结果来看，这个法条对于加快日本审查速度贡献很大。JPO将在未来较长一段时间里，稳座"审查速度第一局"的位置。 ④另一方面，日本对于针对非Final OA的修改，给予了极大的自由度，从这一点来说，申请人的利益在某种程度上得到了补偿；但不熟悉日本专利制度的中国申请人可能并没有意识到第一次修改对于授权的来说是是多么的重要！

限于篇幅，本期仅介绍上述几点，我们下周见。

¹ 报告书全文：http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/pdf/nicyukan_hikakuken/jegpe_case_study_on_amendment_ja.pdf
² JPO的通知: https://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/tetuzuki/shinsa/zenpan/nichibei.htm
³ 日刊工业新闻的报道：https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00394208?isReadConfirmed=true
⁴ http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/japan_vietnam_highway.htm
⁵ https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm
⁶ https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pph_mottainai.htm
⁷ http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/jyouhou_02.htm
⁸ http://www.yomiuri.co.jp/science/20160725-OYT1T50128.html
⁹ 第15次专利制度小委员会会议：http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/newtokkyo_shiryou15.htm
¹⁰ 2016年审判实务者研究会： http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/sinposei_kentoukai.htm